Dans l’affaire T-425/24, la société italienne Ffauf Italia SpA avait déposé le 25 juin 2008 la marque figurative « pastaZARA Sublime » pour des produits alimentaires (classe 30).
La société Inditex SA, titulaire de la marque verbale de l’Union européenne ZARA pour des vêtements (classe 25), s’est opposée à cet enregistrement sur le fondement de l’article 8, § 5 du règlement n° 40/94, invoquant le caractère renommé de sa marque et le risque que la marque demandée tire indûment profit de cette renommée ou lui porte préjudice.
La division d’opposition de l’EUIPO a fait droit à l’opposition, décision confirmée par la Cinquième chambre de recours. La société Ffauf Italia a alors introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 263 TFUE.
Les questions juridiques en débat
Le litige portait sur l’application de l’article 8, § 5 du règlement précité, et notamment sur :
- L’existence d’une renommée de la marque antérieure ZARA à la date du dépôt contesté ;
- Le degré de similitude entre les signes « ZARA » et « pastaZARA Sublime » ;
- L’existence d’un lien dans l’esprit du public entre les deux marques ;
- Le risque d’un profit indûment tiré ou d’un préjudice à la renommée de ZARA ;
- Et, à titre subsidiaire, l’existence d’un juste motif (due cause) de la part de Ffauf Italia.
L’appréciation du Tribunal
1. Une renommée incontestée mais insuffisante
Le Tribunal confirme que la marque ZARA bénéficiait en 2008 d’une renommée élevée dans l’Union européenne pour les produits vestimentaires de la classe 25.
Cependant, il rappelle qu’une telle renommée ne dispense pas de démontrer que le public établit un lien concret entre les deux signes.
2. Une similitude jugée faible
L’analyse du Tribunal diverge partiellement de celle de la Chambre de recours :
- Sur le plan visuel, la similitude est jugée faible : le signe contesté comporte de nombreux éléments distinctifs (« pasta », « Sublime », éléments figuratifs), qui diluent la perception du terme « ZARA ».
- Sur le plan phonétique, la similitude est modérée, l’élément « pasta » précédant « ZARA ».
- Sur le plan conceptuel, la similitude est très limitée, la marque demandée évoquant un univers alimentaire et traditionnel sans rapport avec la mode.
3. Absence de “lien” entre les signes
Le Tribunal estime que, malgré la forte notoriété de ZARA, le public ne percevra aucune connexion entre une marque de prêt-à-porter et une marque de pâtes alimentaires.
Les produits en cause sont ni concurrents ni complémentaires, et les pratiques modernes de “co-branding” entre gastronomie et mode n’étaient pas établies en 2008 au point de créer une telle association.
4. L’existence d’un “juste motif”
À titre surabondant, le Tribunal reconnaît à Ffauf Italia un juste motif d’utilisation du signe :
- L’usage de « pastaZARA » est ancien et de bonne foi, remontant aux années 1960-1970 ;
- Il s’appuie sur une référence géographique historique à la ville de Zara (Zadar), berceau de l’entreprise ;
- La marque bénéficiait déjà d’une présence commerciale significative dans plusieurs États membres ;
- Les produits concernés sont parfaitement distincts de ceux de ZARA, excluant toute volonté parasitaire.
La décision
Le Tribunal annule la décision de la Cinquième chambre de recours de l’EUIPO (R 1576/2023-5).
L’EUIPO et Inditex sont condamnées à supporter leurs propres dépens et chacune la moitié de ceux exposés par Ffauf Italia.
Enseignements pratiques
- La renommée d’une marque ne crée aucune présomption de “lien” : l’opposant doit démontrer que le public établira un rapprochement entre les signes.
- La distance sectorielle reste déterminante : une marque de mode ne peut prétendre à une protection absolue dans des secteurs étrangers comme l’alimentation.
- Le juste motif (usage antérieur, de bonne foi, dans un autre secteur) demeure une arme de défense efficace contre les oppositions fondées sur l’article 8, § 5.
- Le contexte temporel est essentiel : la perception du public s’apprécie à la date du dépôt, non à l’aune des évolutions postérieures des tendances de consommation.
